Проблема

К нам обратился правообладатель товарного знака в виде словесного обозначения ТША.

Указанное обозначение, по словам правообладателя (ООО "Амадон"), представляет собой аббревиатуру, которая расшифровывается как "ТермоШкаф Амадон". Правообладатель зарегистрировал это обозначение для использования на товарах собственного производства (термошкафах).

Впоследствии правообладателю стало известно, что другое лицо неправомерно использует это обозначение в наименованиях товаров, которые предлагает к продаже на своём сайте. Необходимо было пресечь эти действия и взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Наши действия

  • зафиксировали использование спорного обозначения на сайте у нотариуса;
  • установили администратора доменного имени сайта;
  • подготовили совместно с правообладателем иные доказательства использования обозначения;
  • собрали информацию об аффилированности администратора доменного имени (физического лица) и юридического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность с помощью сайта;
  • дополнительно зафиксировали нарушение с помощью сервиса автоматической фиксации перед подачей иска, чтобы подтвердить длительность использования.

Мы обратились с иском в Арбитражный суд города Москвы к двум ответчикам: администратору доменного имени (физическому лицу) и организации, непосредственно занимающейся продажей товаров, и обосновали, что:

  • ответчики нарушают исключительное право истца на спорное обозначение;
  • ответчики используют спорное обозначение в течение длительного срока;
  • ответчики осуществляют розничную продажу товара с использованием спорного обозначения.

Ответчик дополнительно пытался оспорить регистрацию товарного знака, в связи с чем обратился в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) с заявлением о прекращении правовой охраны товарному знаку, а затем обжаловал отказ Роспатента в Суде по интеллектуальным правам. Это привело к приостановлению производства по делу на срок в несколько месяцев. Примечание: интересы ООО "Амадон" в этой части спора представляли не мы.

Результат

Арбитражный суд города Москвы вынес решение о взыскании 200 тысяч рублей с каждого из ответчиков (копия в PDF) в качестве компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Ответчики обжаловали решение, однако Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда (копия в PDF) их жалобы были оставлены без удовлетворения, а решение АС г. Москвы было оставлено без изменения.

Решение вступило в законную силу, а ответчики прекратили использование спорного обозначения на сайте.

Комментарий

Использование чужих товарных знаков - одно из самых распространённых нарушений. В данном деле определённая сложность состояла в вероятности признания такого использования обычным упоминанием, а не использованием обозначения по смыслу ст. 1484 ГК РФ. Однако, суд разделил нашу позицию, и согласился с доводами о том, что имеет место нарушение. Таким образом, использование даже такого обозначения из трёх символов может являться нарушением при определённых обстоятельствах.