Определение ВС РФ № 301-ЭС14-1129

12 декабря 2014 года судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ вынесла определение № 301-ЭС14-1129 по делу А82-12905/2013 о правомерности использования неохраняемых элементов товарного знака № 487945.

Предыстория спора: Ярославский предприниматель Будилов Д.А. подал заявку на регистрацию комбинированного товарного знака в виде фантазийного словосочетания "ЯрРитуал Сервис" и изобразительного элемента, состоящего из песочных часов, символично измеряющих продолжительность жизни человека, и колосьев пшеницы, символизирующих возрождение, как следует из заявки № 2012706856. 27.05.2013 товарный знак был зарегистрирован и было выдано свидетельство о регистрации товарного знака № 487945, при этом, согласно свидетельству, товарный знак содержит неохраняемые элементы "Ритуал" и "Сервис". Другой предприниматель, Опехтин Ю.Л. использовал в своей коммерческой деятельности обозначение "Ритуал Сервис" в отношении организации похорон и связанных с этим ритуальных услуг. Предприниматель Будилов Д.А. посчитал действия конкурента нарушением исключительного права на товарный знак и обратился в арбитражный суд с иском.

Судом первой инстанции иск был удовлетворён, однако 2 Арбитражный апелляционный суд такое решение отменил, разъяснив, что поскольку ответчиком используется обозначение "Ритуал сервис", и оба слова входят в состав неохраняемых элементов товарного знака, то и нарушения никакого нет. Суд по интеллектуальным правам, в свою очередь, пришёл к выводу, что не всё так просто, и сославшись на утверждённые приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство от 31.12.2009 № 197, указал, что:

При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения (пункт 6.3.2 Методических рекомендаций). Следовательно, судом апелляционной инстанции установлен лишь факт отсутствия нарушения исключительных права истца при использовании ответчиком неохраняемых элементов товарного знака, тогда как вопрос о наличии сходства до степени смешения между товарным знаком истца и словесным обозначением, используемым ответчиком, не исследован должным образом, представленным истцом в материалы дела доказательствам оценка не дана

В связи с чем Суд по интеллектуальным правам судебные акты отменил и отправил дело на новое рассмотрение. Однако экономическая коллегия ВС РФ отменила Постановления Суда по интеллектуальным правам, указав, что:

Однако, учитывая, что словесные элементы «Ритуал» и «Сервис» в комбинированном товарном знаке не обладают признаками охраноспособности, их использование другими лицами, в том числе в предпринимательской деятельности в силу закона в любом случае не может признаваться нарушением исключительных прав.

Таким образом, по мнению ВС РФ, наличие доминирующего словесного элемента (который, фактически, и передаёт смысл обозначения) не является в данном случае критерием, влияющим на квалификацию использования как нарушения исключительных прав. Вместе с тем, вопрос далеко не однозначный, и, очевидно, в ближайшем будущем на указанное определение будет подана надзорная жалоба в ВС РФ.